【内容提要】本案涉及被告人自己拥有两个注册商标，故意变形使用造成与他人著名商标相同的效果，从而产生的权利冲突。是权利滥用的一个典型案例。另外本案还涉及法院与商标评审委员会两个执法机构之间的权利冲突。同时也涉及商标转让后再许可使用民事诉权的行使，以及独资企业与出资人责任的分别承担。

【基本案情】

    1982年9月，原丹阳县皇塘日用化工厂注册“玉兔”图文组合商标，玉兔（美术体）文字加一圆环，圆环中有一跳跃兔子。商标注册证号为161971，核定商品使用范围为第26类白乳胶。1988年6月该商标注册人变更为丹阳市皇塘日用化工厂，1993年12月变更为丹阳化工厂。该商标有效期续展至2003年2月28日。1997年5月28日丹阳化工厂又注册“玉兔”文字商标，图样为玉兔（美术体）。注册证号为第1014180号，核定商品使用范围为第一类工业用粘合剂和胶（不包括纸用粘合剂），有效期至2007年5月27日。2002年3月19日丹阳化工厂与丹阳市玉兔乳胶厂（下称乳胶厂）签订转让协议，将丹阳化工厂拥有的第161971号和1014180号商标转让给后者，并且于2002年7月14日经过国家商标局核准。2002年3月8日双方签订书面协议载明，丹阳化工厂将其商标转让给乳胶厂后，乳胶厂许可丹阳化工厂继续享有上述商标的排他使用权，并且由丹阳化工厂负责处理上述商标相关的所有事务，包括侵权争议的处理事务，所得归丹阳化工厂。

    五兔王胶水厂于1996年11月14日注册“玉虎”拼音和文字组合商标，图样为一圆环内有美术体yuhu拼音和楷体玉虎字样，注册证号896144，核定商品使用范围为粘合剂、合成乳胶。1997年5月7日又注册“兔王”图文组合商标，图样为文字兔王和拼音TUWANG加兔的上半部形状。商标注册证号为996004号，核定使用范围为工业用粘合剂和胶（不包括纸用粘合剂）。2000年9月11日还申请注册“玉兔”图文组合商标，图样为一椭圆内趴一白兔、圆内右上方为楷体玉兔文字及拼音YUTU。核定使用范围为文具或家用胶水。2002年3月7日又申请注册“金品玉兔王”文字商标，图样为金品玉兔王楷体文字。注册证号1724024，核定使用范围工业用粘合剂、工业用胶、非文具非家用胶水。另外，五兔王胶水厂于1998年12月7日申请注册“五兔”图文组合商标，图样为一圆环内有五只兔子，下方为五兔的文字，但被国家商标局裁定不予注册。目前五兔王胶水厂已经向国家商标局商标评审委员会申请复议。

1998年五兔王胶水厂在其生产销售的产品上使用五兔商标，生产时间持续3-4个月，数量1000桶，每桶销售价格50-60元。从1995年至1998年5月8日当地工商机关对上述行为进行了查处，并且制作了行政处罚决定书。2002年2月五兔王胶水厂在其生产销售的产品上组合使用其注册的“玉虎”、“兔王”商标，将其中“玉”和“兔”字故意放大，造成“玉兔”的视觉效果。[1]共计生产销售100桶，销售价每桶40元。2002年3月起，五兔王胶水厂在其生产销售的产品上使用其中“文具或家用粘合剂（胶水），文具或家用胶水类”上申请注册的“玉兔”图文组合商标。虽然在产品标贴上有文字说明为家用粘合剂，但是其特别突出“玉兔牌”三个文字。而且该产品分为1.3公斤瓶装和10公斤桶装两类，其主要化学成份是醋酸乙烯。其中桶装部分产品与丹阳化工厂的同类产品一起在建筑市场销售。

【争议焦点】1.原告是否具备诉讼主体资格；2.原告、被告的产品是否类似产品；3.五兔王胶水厂在生产销售的产品上，组合变形使用自己注册的玉虎、兔王商标是否侵犯玉兔商标专用权； 4.蒋某个人应承担什么责任。

【法院裁判】

   法院认为，（一）虽然“玉虎”与“兔王”商标均属于五兔王胶水厂自己的注册商标，但五兔王胶水厂没有将“玉虎”与“兔王”商标正当使用，而是出于商业目的，未经丹阳化工厂的许可在相同的产品包装装潢中明显突出强化了“玉虎”和“兔王”商标中的“玉”与“兔”字形的排列，而几乎完全淡化其中“虎”与“王”的标识作用。其主观上具有使相关公众混淆的故意，客观上在整体结构上造成了与丹阳化工厂“玉兔”商标几乎相同的强烈标识效果。已经给相关公众造成了混淆。五兔王胶水厂的上述行为系超过正当界限行使其权利，构成权利滥用。已经侵犯了“玉兔”商标的专用权。（二）在丹阳化工厂将其所有的商标转让给乳胶厂后，乳胶厂许可丹阳化工厂继续享有上述商标的使用权，其性质为排他使用。该协议属于效力待定的协议。2002年3月19日双方的转让协议正式签订，于同年5月31日经过国家商标局正式核准。乳胶厂与丹阳化工厂的授权协议所依赖的条件已经成就，该转让行为发生相应的法律效力。另外，法院审理期间乳胶厂还特别授权由丹阳化工厂负责处理与使用该商标相关的所有事务，处理收益归丹阳化工厂所有。法院在征求商标所有人乳胶厂对本诉讼的意见时，乳胶厂再次明确上述授权。因此原告是适格的。（三）类似商品是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般地认为其存在特定的联系、容易造成混淆的商品。认定商品是否类似，应当以相关公众对商品的一般认识综合判断，而《商标注册用商品和服务国际分类表》（下称分类表）和《类似商品和服务区分表》（下称区分表）并不是作为商品类似判断的依据，分类表和区分表最主要的功能是在商标注册时划分类别、方便注册审查与商标行政管理，与商品类似本来就不尽一致，仅作为判断商品类似的参考。而五兔王胶水厂生产、销售的胶水粘合剂虽然与丹阳化工厂生产、销售的胶水粘合剂分别属于分类表的第1类和16类，但二者的主要用途相互通用，均为粘接材料之用，区别仅在于粘接强度的大小程度。另外从商品的销售渠道、方式和消费对象看，二者也是相同的。蒋某自己也承认在许多经销商的销售商品陈列中，两种商品是放在一起销售的。故应当认定两种胶水粘合剂为类似商品。综上，五兔王胶水厂应当承担停止侵权、赔礼道歉并且赔偿损失的侵权责任。故法院判决：1.五兔王胶水厂立即停止对丹阳化工厂“玉兔”商标专用权的侵权行为。2.五兔王胶水厂在本判决发生法律效力之日起30日内在《××日报》上刊登公开声明向丹阳化工厂赔礼道歉（声明内容须经法院审核，费用由五兔王胶水厂负担）。如不履行，法院将公开判决书主要内容。3.五兔王胶水厂赔偿丹阳化工厂经济损失20万元，在本判决发生法律效力之日起30日内履行完毕；如果五兔王胶水厂财产不足以清偿上述债务，蒋某以其个人的其他财产予以清偿。

【判解研究】

本案涉及的问题非常典型而又全面，其中主要有判决书认定的四个方面：一是商标转让后诉权的行使问题；二是类似商品的判定标准问题；三是滥用自己的商标权利问题；四是个人独资企业侵权责任的具体划分问题。

一.关于原告的诉讼主体资格问题

   在具体处理商标转让纠纷时，以下两个方面的问题应当引起注意：（1）商标转让后诉权的行使依照法律规定存在先后顺序。最高法院在２００２年１月９日《关于诉前停止侵犯注册商标专用权和保全证据适用法律问题的解释》（以下简称”解释”）中规定了根据商标法的规定“商标注册人或者利害关系人可以向人民法院提出诉前责令停止侵犯注册商标专有权行为或者保全证据的申请。”其中第二款规定“……排他使用许可合同的被许可人在商标注册人不申请的情况下，可以提出申请。”同时，该“解释”第4条第一款第（一）项中还规定“……排他使用许可合同的被许可人单独提出申请的应当提交商标注册人放弃申请的证据材料；……”该“解释”对商标注册人和被许可人提出申请的资格的先后顺序作了规定，对排他使用许可合同的被许可人提出增加了条件限制，即肯定了被许可人单独提出申请，但商标注册人有优先申请的地位，只有商标注册人不申请的情况下被许可人才能申请。虽然该“解释”是针对权利人和利害关系人申请诉前停止侵权和诉前证据保全进行规定的，但对权利人和利害关系人的基础诉权也具有指导意义，同样适用于诉讼中的商标转让情形。综上所述，商标注册人与排他许可协议的被许可人在诉权上具有先后顺序。其理论依据是商标注册人对商标的使用权是源于法律的授权，具有物权性质和对世的效力，属于绝对权，任何不特定的第三人都负有不得侵犯其权利的强制性义务。而被许可人对商标的使用权是基于商标许可合同获得，根据合同相对性原则，该授权的效力只及于商标注册人与被许可人，不具有对世的效力，一旦发生第三人侵权的情况，该诉权仍归于注册商标的主权利人。[2]（2）对于商标受让前发生的侵权行为，商标受让人是否具有诉权，具体处理案件时存在不同的认识。少数意见认为：受让人对于商标受让前也可以主张权利，其依据是商标受让人可以在主张权利后再与原转让人处分打击侵权所得，对于被控侵权人没有加重其侵权损害赔偿的范围。但是司法实践中较通行的观点是：注册商标专用权的受让人对于受让前的侵权行为不能主张权利。[3]

      本案的情况比较特殊，丹阳化工厂在商标受让前曾经就是原商标注册人，不过一直持续使用且取得许可而已。如果丹阳化工厂不是原商标注册人，则另当别论。涉案的商标转让与许可共有三个阶段：第一阶段是丹阳化工厂自己为注册人到转让给乳胶厂。1982年9月开始先后注册商标4个商标，至2002年3月与乳胶厂签订商标转让协议止。第二阶段是乳胶厂受让丹阳化工厂的商标并且成为商标注册人。丹阳化工厂与乳胶厂于2002年3月19日签订的转让4个注册商标的协议书，依照商标法第39条之规定，双方签订的转让协议，其内容不违反法律规定，应为有效。而且按照商标法实施条例第24条的规定，国家商标局于2002年5月31日出具了核准该四份注册商标转让的证明，且双方转让的注册商标的行为已经按照商标转让公告程序经过国家商标局予以了公告，故商标注册人已变更为乳胶厂。第三阶段是乳胶厂许可丹阳化工厂排他使用涉案商标阶段。五兔王胶水厂的侵权行为有部分发生在涉案商标转让前，另外一部分发生在商标转让后。对于处分发生在转让以前的行为，乳胶厂出具函书面明确：许可丹阳化工厂排他使用已经转让给乳胶厂的注册商标，并称：由丹阳化工厂负责处理外界与使用上述注册商标相关的事务，包括侵权事务，处理收益归丹阳化工厂。法院在征求商标所有人乳胶厂对本诉讼的意见时，乳胶厂再次明确上述授权。故法院认为，乳胶厂的该书面表示系其真实意思表示，且不损害第三人利益，也不违反法律规定，应为有效。同时法院认为，丹阳化工厂实际上不仅是利害关系人，而且具备受委托人的双重身份，完全可以行使诉权，此时可以不考虑具体的侵权行为的时段是否发生在商标许可使用之前还是之后。因为依照最高人民法院《解释》第1条规定的精神，丹阳化工厂具有排他许可，系商标权利人，其诉讼主体资格是适格的。在商标注册人乳胶厂没有提起诉讼的情形下，又取得乳胶厂的完全授权，故法院认为丹阳化工厂的诉讼主体资格适格，丹阳化工厂在本案中具备合法有效的诉权，五兔王胶水厂提出丹阳化工厂本身的诉讼主体资格不适格的理由不能成立。

二、类似商品的判断标准问题。

商标法第52条第一项提及“类似商品”，而对“类似商品”的定义最高法院在2002年10月12日通过的《关于审理商标民事纠纷适用法律若干问题的解释》（下称《解释》）第11条第一款明确规定：“商标法第五十二条第（一）项规定的类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。”对此最高法院的《解释》起草者明确：“根据上述规定，判定类似商品的要素一般包括商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等。……同时，相关公众一般认为这两者与相关对象存在特定的联系、容易造成混淆的，也构成类似商品或者服务。”而法院在审理商标侵权案件纠纷时，对于类似商品的判定标准《解释》第12条中进一步明确：“人民法院依据商标法第五十二条第（一）项的规定，认定商品或者服务是否类似，应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断；《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考。”……对此最高法院进一步明确：“所谓相关公众的一般认识，是指相关市场的一般消费者对商品的通常认知和一般交易观念，不受限于商品本身的自然特性；所谓综合判断，是指将相关公众在个案中的一般认识，与商品交易中的具体情形，以及司法解释规定的判断商品类似的各要素结合在一起从整体上进行考量。同时可以参照商品服务分类表。一般说，分类表和区分表最主要的功能是在商标注册时划分类别，方便注册审查与商标行政管理，与商标类似本来不尽一致。所以在判断商品是否类似时，不能以此作为依据，仅可以作为判断商品类似的参考。”[4]

本案中对于五兔王胶水厂辩称，其在使用说明（标签）上表明该商品属于国际商品分类第16类，且特别标明是家用粘合剂，不是丹阳化工厂生产产品所属的第1类工业用粘合剂和胶，因此不构成侵权。对此法院认为：判断与认定五兔王胶水厂的该产品与丹阳化工厂生产的聚醋酸乙稀乳液产品是否类似，应以相关公众对两者产品的一般认识为依据，而相关公众是以产品功能、用途、销售渠道及场所、销售对象、产品名称和生产部门等为认识依据的。国际商品分类表仅是商标管理部门在行使商标审核、管理职能工作中的商品分类标准，非相关公众的认识与判断标准。家用粘合剂与工业用粘合剂之区分，系生产销售商、相关公众如何使用商品的问题，与商品本身无必然联系；且两者之区分，对于一般消费者而言并无明确具体的界线，一般消费者也难以清楚区分工业用与民用之作用。故法院认为五兔王胶水厂生产、销售的胶水粘合剂虽然与丹阳化工厂生产、销售的胶水粘合剂分别属于分类表的第1类和16类，但二者的主要用途相互通用，均为粘接材料之用，区别仅在于粘接强度的大小程度。另外从商品的销售渠道、方式和消费对象看，二者也是相同的。五兔王胶水厂庭审中也承认在许多经销商的销售商品陈列中，两种商品是放在一起销售的。故应当认定两种胶水粘合剂为类似商品。法院最终没有采纳被告提出的应当按照分类表和区分表的划分来认定两种胶水粘合剂为非类似商品的理由。

三、   关于权利滥用的问题

制止权利滥用原则的理解。按照制止权利滥用理论，权利的行使，必须有一定的界限。超过正当之界限而行使权利，即为权利之滥用。而权利滥用为侵权行为之一种。[5]滥用权利有严格的条件限制，权利行使须有加害他人的恶意才能构成权利滥用。滥用权利作为一种特殊的侵权行为，其主要特征就在于行为人行使权利时故意加害于他人，或选择有害的方式行使权利，违反了权利设定的社会目的，所以滥用权利的行为人主观上都是有故意或恶意的。[6]另外，按照国际惯例和我国多数学者的观点，在知识产权的侵权构成要件中其实并不过分强调过错原则。所谓“过错原则”，“无过错原则”其实都只与赔偿有关，而与侵权构成认定无关。[7] 本案被告在此之前因为侵犯玉兔商标专用权已经被国家工商机关查处过，仍然持续侵权完全符合权利滥用的构成要件。因此笔者认为从侵权之诉的构成要件分析，完全符合独立的诉讼要件。在实践中一般掌握，如果在先权利人已经向在后权利人明确提出要求其停止侵权行为的主张，在后权利人依然我行我素继续其侵权行为的，笔者认为此时的主观恶意是可以推定的，已经构成侵权。

本案中对于五兔王胶水厂组合使用“玉虎”与“兔王”商标是否构成侵权的问题存在一定的分歧。有人认为（包括五兔王胶水厂自己）无论商标注册人如何使用自己的商标，不存在侵犯他人商标专用权的问题。但是如果按照制止权利滥用原则分析本案：虽然“玉虎”与“兔王”商标均属于五兔王胶水厂注册商标，如果五兔王胶水厂在商标核定的范围内正确使用，不存在侵犯他人商标专用权问题。但五兔王胶水厂没有将玉虎与兔王商标正当使用，而是出于商业目的，未经乳胶厂和丹阳化工厂的许可在相同的产品包装装潢中明显突出强化了玉虎和兔王商标中的“玉”与“兔”字形的排列，而几乎完全淡化其中“虎”与“王”的标识作用。其主观上具有使相关公众混淆的故意，客观上在整体结构上造成了与乳胶厂和丹阳化工厂知名商标“玉兔”几乎相同的强烈标识效果。已经给相关公众造成了混淆，使相关公众对所标识商品的来源产生误认，认为五兔王胶水厂生产、销售的该类商品与乳胶厂和丹阳化工厂使用的玉兔商标所标识的商品存在某种特定的联系。五兔王胶水厂的上述行为系超过正当界限行使其权利，其主观恶意明显，构成权利滥用。且符合我国商标法规定的“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”规定，因此法院认定五兔王胶水厂侵犯了“玉兔”商标专用权是正确的。

四、独资企业与出资者责任的分担问题。

随着市场经济的逐步建立与完善，经济主体愈来愈趋于多元化。特别是目前的民营经济正趋于上升阶段，其中独资企业所占的比重也愈来愈大。因此在处理知识产权纠纷过程中，一定要把握经济实体的行为与出资人责任的具体划分，否则容易张冠李戴。本案就遇到侵权责任究竟应当由独资企业承担，还是应当由出资人承担的问题。理论上按照《中华人民共和国个人独资企业法》（下称独资企业法）第2条规定：“本法所称个人独资企业，是指依照本法在中国境内设立，由一个自然人投资，财产为个人所有，投资人以其个人财产对企业债务承担无限责任的经营实体。”同时第31条规定：“个人独资企业财产不足以清偿债务的，投资人应当以其个人的其他财产予以清偿。”从中可以看出，出资人与被控侵权的经营实体—独资企业之间是依据法律规定而产生的补充清偿之债，并非出资人本身形成了侵权之债。从理论上说出资人本身并无侵权之说[8]，仅仅系由于《独资企业法》的法律规定对其独资的经营实体形成的侵权之债，在独资企业的财产不足以清偿侵权形成的债务的前提下，承担清偿责任，是一种补充清偿责任。因此在清偿过程中应当严格按照顺序进行，先由独资企业的财产进行清偿，不足的由出资人补充清偿。

本案原告起诉的被告有两个，一是五兔王胶水厂，另外一个是五兔王胶水厂的出资人蒋某个人。经过法院审理查实：五兔王胶水厂是实施侵犯商标专用权的行为者，侵权行为人应当明确认定为五兔王胶水厂而非蒋某个人，由于侵权行为而产生的侵权责任应当认定为由五兔王胶水厂承担。故五兔王胶水厂除了承担停止侵权，赔礼道歉的责任外，还应承担赔偿经济损失的责任。尽管五兔王胶水厂系蒋某投资设立的私营独资企业，依照《独资企业法》第2条之规定，五兔王胶水厂系投资人蒋某个人所有，蒋某应以其个人财产对五兔王胶水厂的债务承担无限责任。但是在五兔王胶水厂仍然存在并且继续从事经营的情况下，应当由五兔王胶水厂承担本案的完全责任。即使五兔王胶水厂停止经营，蒋某个人依照《独资企业法》的相关规定首先应当对独资企业进行清算，以清算的财产支付赔偿数额。如果清算的财产不够，再以其他财产补充清偿。而对于停止侵权和赔礼道歉的责任，无论五兔王胶水厂是否停止经营和被清算均由独资企业承担，与出资人无涉。因此法院对于赔偿损失一节并没有依照原告的请求，直接判决出资人蒋某赔偿经济损失20万元，也没有判决五兔王胶水厂不承担经济赔偿责任。因为按照《个人独资企业法》第31条的规定，蒋某作为五兔王胶水厂的独立投资人，只有在五兔王胶水厂财产不足以清偿上述债务，蒋某才对此以其个人的其他财产予以补充清偿。法院最终判决表述为：五兔王胶水厂赔偿丹阳化工厂经济损失20万元，在本判决发生法律效力之日起30日内履行完毕；如果五兔王胶水厂财产不足以清偿上述债务，蒋某以其个人的其他财产予以清偿是恰当的。